貼牌電池遭遇“知識產(chǎn)權門(mén)”

　　專(zhuān)題動(dòng)機

　　有學(xué)者認為，廣東在現代產(chǎn)業(yè)升級過(guò)程中面臨諸多亟待解決的重大難題，其中較為突出的是外向型經(jīng)濟的脫胎換骨。這種脫胎換骨中最核心的問(wèn)題是面對知識產(chǎn)權問(wèn)題時(shí)的對策。本專(zhuān)題關(guān)注的OEM加工貿易中的知識產(chǎn)權問(wèn)題和定牌加工出

　　口侵權問(wèn)題在這一過(guò)程中具有相當典型的意義。

　　加工貿易20年來(lái)一直是廣東省工業(yè)經(jīng)濟和對外貿易的主要支柱。近年來(lái)，廣東加工貿易在高基數上繼續保持快速增長(cháng)的勢頭。OEM(貼牌加工)已成為一種非常普遍的貿易方式。

　　廣東省律師協(xié)會(huì )知識產(chǎn)權專(zhuān)業(yè)委員會(huì )副主任鄧堯指出，貼牌加工貿易中產(chǎn)生的大量知識產(chǎn)權侵權爭議是越來(lái)越突出的一個(gè)問(wèn)題，但絕對不是今天才提出來(lái)討論的一個(gè)話(huà)題。今年6月，廣東一個(gè)OEM企業(yè)被卷入兩個(gè)世界知名品牌的跨國官司中，足見(jiàn)知識產(chǎn)權對我國加工貿易存在的沖擊。

　　知識產(chǎn)權成壟斷利器

　　廣東某電池制造企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣東公司)是我國最大的電池生產(chǎn)廠(chǎng)家之一，它已經(jīng)不再是單純的OEM廠(chǎng)商，該公司有自己的品牌，有強大的研發(fā)團隊，有自主創(chuàng )新的產(chǎn)品，盡管這樣還是很難與世界其他同行業(yè)競爭市場(chǎng)。OEM依然是企業(yè)一項主要的貿易形式。去年，它與一家國際知名電池品牌A簽訂了訂單，廣東公司為A加工某型號的電池，并提供相應技術(shù)，廣東公司提供知識產(chǎn)權擔保。沒(méi)想到，這項產(chǎn)品在英國市場(chǎng)推出不久，就遭到了來(lái)自美國著(zhù)名電池品牌B的阻擊。B公司以該產(chǎn)品侵犯其歐洲專(zhuān)利為由要求A公司立即撤回產(chǎn)品、退出市場(chǎng)，否則對A提起訴訟。A公司立即依據加工協(xié)議，要求廣東公司出面處理。盡管廣東公司做出了不侵權的辯解和技術(shù)分析，但是B公司還是采取了更強勁的行動(dòng)，在德國對A提起專(zhuān)利侵權訴訟。A公司立即扣留廣東公司貨款，要求廣東公司配合答辯并承擔所有訴訟開(kāi)支，估計將超過(guò)百萬(wàn)。

　　鄧堯分析，上述案件傳遞了兩個(gè)重要信息：一是加工貿易企業(yè)因為技術(shù)創(chuàng )新增強了競爭力，同時(shí)將承擔更大的法律風(fēng)險。二是歐美跨國公司充分利用知識產(chǎn)權壟斷市場(chǎng)，限制我國出口貿易。案件表面上雖然是兩大世界品牌A和B的訴訟，實(shí)際上是對廣東公司出口的限制。這個(gè)案件是個(gè)典型的OEM專(zhuān)利糾紛，B公司明知產(chǎn)品的制造者是廣東公司卻沒(méi)有將廣東公司列為被告，有其復雜的法律技巧。

　　OEM廠(chǎng)商地位非常被動(dòng)

　　OEM產(chǎn)品知識產(chǎn)權糾紛的復雜性，在我國目前的司法實(shí)踐中表現更加突出，不同的權利糾紛，不同的管轄地，不同的產(chǎn)品行業(yè)，OEM廠(chǎng)商受到了法律差異迥然的待遇，承擔了不同的法律責任。

　　OEM是英文OriginalEquipmentManufacturer的縮寫(xiě)，意思是原始設備制造商，也是定牌生產(chǎn)，或者

　　貼牌加工的意思。產(chǎn)品名牌的擁有者利用自己的品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和銷(xiāo)售優(yōu)勢，將產(chǎn)品委托給具備生產(chǎn)能力的制造商按照自己的標準加工生產(chǎn)再以品牌者的名義向市場(chǎng)銷(xiāo)售。

　　從法律上來(lái)講，品牌擁有者與制造廠(chǎng)商的關(guān)系是一種法律上的承攬合同關(guān)系。品牌擁有者是定作方，加工生產(chǎn)廠(chǎng)商是承攬方。承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬。

　　從承攬合同的法律要求上看，作為承攬方的OEM廠(chǎng)商在整個(gè)生產(chǎn)關(guān)系中處于非常被動(dòng)的地位。加工產(chǎn)品的質(zhì)量要求、數量、規格、品牌名稱(chēng)、銷(xiāo)售價(jià)格和渠道都與承攬人沒(méi)有關(guān)系，必須全部聽(tīng)從定作人的要求。

　　在實(shí)踐中，專(zhuān)利權人認為，OEM產(chǎn)品侵犯了他人專(zhuān)利，廠(chǎng)商的行為直接屬于專(zhuān)利法所規定的“實(shí)施”或者“制造”行為，應單獨或者與OEM產(chǎn)品委托方共同承擔責任。理由是：

　　我國專(zhuān)利法法律規定的“實(shí)施”包括為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的的制造和使用。不管是自產(chǎn)自銷(xiāo)，還是接受委托為別人進(jìn)行OEM生產(chǎn)，一般來(lái)說(shuō)，只要制造了專(zhuān)利產(chǎn)品就侵犯了別人的專(zhuān)利權，就要承擔侵權責任。對于OEM的委托方來(lái)說(shuō)，使用、許諾銷(xiāo)售、銷(xiāo)售、進(jìn)口專(zhuān)利產(chǎn)品都是一種侵權行為，所以，如果OEM產(chǎn)品出現專(zhuān)利權方面的問(wèn)題，無(wú)論是OEM的委托方，還是OEM廠(chǎng)商，都有可能要承擔侵權責任。

　　OEM廠(chǎng)商要承擔商標審查義務(wù)

　　廣東省高級法院于2006年4月27日判決的佛山市泓信貿易有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泓信公司”)訴廣州海關(guān)行政訴訟案，對于廣東成千上萬(wàn)家貼牌生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，震動(dòng)非同一般。2004年10月，阿聯(lián)酋STANLEYTRADINGL.L.C.(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“史丹利公司”)委托泓信公司生產(chǎn)加工機動(dòng)車(chē)用鹵鎢燈，并要求在商品上使用“HENKEL”商標。經(jīng)審查，“HENKEL”商標為該公司在阿聯(lián)酋的注冊商標并有合法證明文件。因此，泓信公司依約履行了生產(chǎn)加工合同，生產(chǎn)的貼牌產(chǎn)品全部出口至阿聯(lián)酋銷(xiāo)售。2004年12月，泓信公司向廣州海關(guān)履行這批車(chē)用鹵鎢燈的報關(guān)手續時(shí)，廣州海關(guān)發(fā)現貨物標有“HENKEL”標識，涉嫌侵犯深圳市恩同實(shí)業(yè)有限公司(以下稱(chēng)“恩同公司”)的商標專(zhuān)用權。廣州海關(guān)認定泓信公司的貨品侵權，對該批貨物作沒(méi)收并處罰款人民幣2萬(wàn)的行政處罰。廣東省高院最終判決泓信公司構成侵權，廣州海關(guān)有權對涉嫌侵權貨物進(jìn)行扣留調查。

　　廣東一、二審法院認為OEM廠(chǎng)商的行為屬于《商標法》的使用行為，北京市高級人民法院京高法發(fā)[2006]68號《關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問(wèn)題的解答》第21條規定“承攬加工帶有他人注冊商標的商品的，承攬人應當對定作人是否享有注冊商標專(zhuān)用權進(jìn)行審查。未盡到注意義務(wù)加工侵犯注冊商標專(zhuān)用權的商品的，承攬人與定作人構成共同侵權，應當與定作人共同承擔損害賠償等責任。承攬人不知道是侵犯注冊商標專(zhuān)用權的商品，并能夠提供定作人及其商標權利證明的，不承擔損害賠償責任。”

　　顯然根據這一解釋?zhuān)铣袛埡贤腛EM廠(chǎng)商的行為本身并不直接屬于商標法的侵權行為，在商標侵權中負有的是審查義務(wù)。但是該審查義務(wù)是形式審查還是實(shí)質(zhì)性審查，仍然缺乏相應解釋。

　　建立知識產(chǎn)權審查機制

　　鄧堯指出，由于我國目前的法律對此的不完善規定，加工貿易中的知識產(chǎn)權侵權，已經(jīng)成為難以解決的一大困擾。因此，對于目前加工貿易行業(yè)出現的知識產(chǎn)權糾紛問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)必須予以高度重視。

　　首先，通過(guò)推動(dòng)相關(guān)的法規出臺來(lái)統一解決OEM廠(chǎng)商的法律責任。OEM廠(chǎng)商是

　　承擔審查義務(wù)還是屬于知識產(chǎn)權法上的制造者，必須公平合理，而且從我國國情出發(fā)，考慮現實(shí)可操作性。

　　其次，加強規范管理、建立知識產(chǎn)權審查機制。在目前的情況下，審查不一定免責，但通過(guò)審查可以發(fā)現問(wèn)題，避免風(fēng)險。加工貿易的知識產(chǎn)權問(wèn)題最終需要法律予以明確，但是在法律出臺以前，建議省有關(guān)職能部門(mén)和行業(yè)協(xié)會(huì )頒布指引規范，提高加工貿易廠(chǎng)商的知識產(chǎn)權意思，建立健全審查制度，避免陷入知識產(chǎn)權侵權糾紛中。